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通過(guò)馬德里議定書在美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)
更新時(shí)間:2020-12-01 15:13:36
擁有基于《馬德里議定書》延展權(quán)的美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的外國(guó)公司應(yīng)注意在美國(guó)注冊(cè)發(fā)出后在商業(yè)中使用這些商標(biāo)。盡管一家公司無(wú)需指控通過(guò)馬德里議定書獲得美國(guó)注冊(cè)的使用,但最近商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)的一項(xiàng)決定確認(rèn),無(wú)論由此產(chǎn)生的美國(guó)繼續(xù)有效的商標(biāo)使用權(quán),其產(chǎn)生的任何美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)都可能隨時(shí)被取消。

根據(jù)《美國(guó)商標(biāo)法》第66(a)條,《馬德里議定書》下的國(guó)際注冊(cè)的持有人可以要求美國(guó)專利商標(biāo)局(“ USPTO”)將對(duì)該國(guó)際注冊(cè)的保護(hù)擴(kuò)展到美國(guó)。申請(qǐng)人必須聲明其在美國(guó)使用該商標(biāo)的意圖,以及由此產(chǎn)生的美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)將受到美國(guó)專利商標(biāo)局的審查和反對(duì)。一旦延長(zhǎng)保護(hù)期限的請(qǐng)求獲得批準(zhǔn),并且異議期已經(jīng)結(jié)束,美國(guó)專商局將簽發(fā)保護(hù)延長(zhǎng)證書,稱為“保護(hù)延長(zhǎng)注冊(cè)”或“第66(a)條”。1英寸美國(guó)專利商標(biāo)局商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)(“ TTAB”)對(duì)SaddleSprings,Inc.訴Mad Croc Brands,Inc.案提出質(zhì)疑,認(rèn)為可以質(zhì)疑第66(a)條注冊(cè)的依據(jù)。

SaddleSprings,Inc.訴Mad Croc Brands,Inc.。

SaddleSprings,Inc.提出了使用意向申請(qǐng),以注冊(cè)用于葡萄酒和烈酒的商標(biāo)CROCTAIL。美國(guó)專利商標(biāo)局基于對(duì)鱷魚尾部設(shè)計(jì)(點(diǎn)擊之前第66(一)注冊(cè)拒絕注冊(cè),在這里看到的圖像),通過(guò)瘋狂的鱷魚品牌,公司,各種飲料,包括葡萄酒和蒸餾酒資。此后,SaddleSprings提出基于遺棄而取消Mad Croc的注冊(cè)的請(qǐng)?jiān)笗?,指控Mad Croc“或者從未在商業(yè)中使用注冊(cè)商標(biāo),或者在注冊(cè)期間確定的時(shí)間內(nèi)完全停止使用[那個(gè)]注冊(cè)商標(biāo)。至少連續(xù)三年?!?SaddleSprings,Inc.訴Mad Croc Brands,Inc.,第92055493號(hào)撤銷案,第2點(diǎn)(TTAB,2012年9月25日)。

Mad Croc提出了12(b)(6)的動(dòng)議,以駁回撤銷請(qǐng)求,并辯稱,根據(jù)《商標(biāo)法》第71條,“保護(hù)范圍在國(guó)際注冊(cè)期限內(nèi)仍然有效,除了局長(zhǎng)如果在注冊(cè)日期后的第五年和第六年之間未及時(shí)提交第8節(jié)使用誓章,則可以取消延期。ID。第3點(diǎn),Mad Croc認(rèn)為不能取消其注冊(cè),因?yàn)椋海?)基礎(chǔ)國(guó)際注冊(cè)仍然有效;(2)局長(zhǎng)無(wú)權(quán)在提交第8條宣誓書的截止日期之前取消注冊(cè)。ID。在3。

薩德爾斯普林斯(SaddleSprings)指出,《商標(biāo)法》第69條規(guī)定,“保護(hù)范圍的擴(kuò)大應(yīng)與在主要注冊(cè)簿上的注冊(cè)具有相同的效力和效力?!?ID。因此,SaddleSprings爭(zhēng)辯說(shuō),第66(a)條的注冊(cè)與任何其他基于美國(guó)的注冊(cè)都受到相同的條件和要求,包括在商業(yè)中使用商標(biāo)。

TTAB提出的關(guān)于撤回動(dòng)議的問(wèn)題是“對(duì)于基于第66(a)條的注冊(cè)而言,是否可以提出放棄,其基礎(chǔ)國(guó)際注冊(cè)對(duì)其有效并且仍然存在?!?ID。TTAB于6日裁定:“一旦根據(jù)第66(a)條發(fā)出了美國(guó)注冊(cè),則該注冊(cè)具有與根據(jù)第1條或第44(e)條發(fā)布的注冊(cè)相同的注銷理由?!?2個(gè)?ID。在第9條中?!耙坏┇@得美國(guó)注冊(cè),第66(a)節(jié)注冊(cè)的所有人將受到與任何其他注冊(cè)人相同的待遇和條件。我們認(rèn)為,這包括可能根據(jù)《商標(biāo)法》第14條以任何可行的理由取消注冊(cè)。商標(biāo)法……”。ID。在12。

TTAB拒絕了Mad Croc關(guān)于第71條以某種方式限制取消66(a)注冊(cè)的依據(jù)的主張。TTAB注意到第71條沿用了第8條的語(yǔ)言,因此得出以下結(jié)論:兩節(jié)中的語(yǔ)言“均規(guī)定了注冊(cè)的正常期限或期限,但[不包含]明確限制其他人提出請(qǐng)?jiān)傅臋?quán)利”在那個(gè)任期中……”?ID。TTAB等于10。換句話說(shuō),TTAB發(fā)現(xiàn)第71條僅定義了有效的國(guó)際注冊(cè)在美國(guó)仍然有效的最長(zhǎng)時(shí)間,但并未使該國(guó)際注冊(cè)免受傳統(tǒng)取消挑戰(zhàn)的影響。TTAB表示,其對(duì)法規(guī)的解釋與《馬德里議定書》第5條第(6)款均相一致,該條承認(rèn),延長(zhǎng)保護(hù)期的請(qǐng)求可能會(huì)被取消,以及《美國(guó)商標(biāo)審查程序手冊(cè)》指出,在行政或司法程序中,將保護(hù)范圍擴(kuò)展至美國(guó)可能無(wú)效。

因此,TTAB拒絕了Mad Croc的撤職動(dòng)議,并發(fā)現(xiàn)SaddleSprings可以基于放棄使用權(quán)繼續(xù)其撤銷請(qǐng)求。

執(zhí)業(yè)要點(diǎn):不使用取消標(biāo)準(zhǔn)

既然SaddleSprings幸免于駁回動(dòng)議,那么必須以大量證據(jù)證明Mad Croc放棄了其商標(biāo)的使用。如果SaddleSprings初步顯示出放棄的事實(shí),那么負(fù)擔(dān)就轉(zhuǎn)移到Mad Croc上,通過(guò)提供商標(biāo)使用或恢復(fù)使用的客觀證據(jù)來(lái)駁回放棄的主張。

美國(guó)商標(biāo)的持有人應(yīng)了解法定的推論,即連續(xù)三年不使用即構(gòu)成放棄。3如果尋求撤銷的一方可以證明注冊(cè)人連續(xù)三年未在商業(yè)中使用該商標(biāo),則負(fù)擔(dān)應(yīng)轉(zhuǎn)移給注冊(cè)所有人以證明其使用或客觀證據(jù)表明其打算恢復(fù)使用該商標(biāo)。

值得注意的是,盡管舉證責(zé)任更大,但當(dāng)事人無(wú)需等待三年就可以對(duì)商標(biāo)不使用提出質(zhì)疑。如果在注冊(cè)后的任何時(shí)候,當(dāng)事人可以證明注冊(cè)人未使用且無(wú)意恢復(fù)使用該商標(biāo),則可以在不使用的基礎(chǔ)上取消注冊(cè)。

因此,根據(jù)《馬德里議定書》延伸保護(hù)?的美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)所有人應(yīng)牢記,雖然可能不需要在美國(guó)商業(yè)中使用以取得第66(a)條的注冊(cè),但此類注冊(cè)在其在商標(biāo)上簽發(fā)后的任何時(shí)間都可能會(huì)被取消。不使用的依據(jù)。


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